Afgelopen zondag had wel een heel glamoureus randje. Die dag stond namelijk onder meer in het teken van de 26e editie van de Victoria’s Secret Fashion Show. De show is niet alleen een podium voor gevleugelde topmodellen die het lingeriemerk vertegenwoordigen, maar ook voor andere bekende merken, artiesten en influencers, zoals Tate MC Rae en Kylie Jenner. De fashionshow vormt een uitgelezen platform voor commerciële samenwerkingen. Voor de betrokken merken, artiesten en influencers zijn de glitter en glamour van het evenement een ware goudmijn om hun eigen naam en reputatie aan te verbinden.
De samenwerking tussen Victoria’s Secret en het high-end juwelenmerk JACOB & Co. rond de Fantasy Bra die gedragen werd door influencer Kylie Jenner en naar verluidt een waarde van 50 miljoen dollar vertegenwoordigt, laat zien hoe merken elkaars bekendheid en imago kunnen benutten.
Die aantrekkingskracht werkt echter ook buiten dergelijke samenwerkingen. De reputatie van bekende merken kan immers ook derden verleiden om daarop mee te liften, zonder toestemming van de merkhouder. Hoever reikt de bescherming van de reputatie van een bekend merk? En wanneer wordt het profiteren daarvan een merkinbreuk?
Bekende merken meer bescherming dan reguliere merken
De bescherming van bekende merken reikt verder dan de bescherming voor reguliere merken. Verwarringsgevaar (zou het publiek kunnen denken dat het publiek met de merkhouder te doen heeft) is niet vereist en de houder van een bekend merk kan ook optreden tegen (gelijkende) tekens die gebruikt worden voor heel andere producten of diensten.
Op grond van artikel 9 lid 2 onder c van de Uniemerkenverordening en, dichter bij huis, artikel 2.20 lid 2 onder c van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), kan de merkhouder optreden tegen dergelijk gebruik wanneer daarvoor geen geldige reden bestaat én het gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, of afbreuk doet aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen wordt ‘verwatering’ genoemd. Daarbij geldt dat de identiteit van een merk vermindert en het gedrag van het publiek verandert (consumenten kopen bijvoorbeeld minder). Bij het maken van ongerechtvaardigd voordeel draait het om het behalen van profijt. Hierbij wordt gesproken over ‘free-riding’.
Free-riding en reputatieschade
Free-riding op de reputatie of onderscheidingskracht van een merk is met name relevant als de merken een belangrijke commerciële en symbolische waarde vertegenwoordigen. Uit de rechtspraak volgt dat daarvan sprake is wanneer een onderneming probeert de aantrekkingskracht van een bekend merk en de commerciële inspanningen van de merkhouder om naamsbekendheid te verkrijgen, te benutten om eigen producten of diensten aantrekkelijker te maken, zonder zelf vergelijkbare investeringen in merkopbouw te hebben gedaan. Een bekend voorbeeld volgt uit het arrest L’Oréal/Bellure (HvJ EU, C-487/07). Daarin ging het om de verkoop van parfums die qua geur werden gepresenteerd als vergelijkbaar met bekende merkparfums, waarbij gebruik werd gemaakt van vergelijkingslijsten. Het Hof oordeelde dat ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie van een bekend merk, ook als geen sprake is van verwarringsgevaar of gevaar voor schade voor de merkhouder.
Afbreuk
Bij afbreuk doen aan de reputatie van een het bekende merk kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van een teken dat sterk overeenstemt met een luxemerk maar gebruikt wordt voor producten van inferieure kwaliteit, of in een context die afbreuk doet aan het exclusieve of hoogwaardige imago waarvoor het merk bekendstaat. De associatie met dergelijke producten of contexten kan de reputatie van het bekende merk aantasten. Een klassiek voorbeeld is de zaak Claeryn/Klarein (BenGH 1 maart 1975, ECLI:NL:XX:1975:AB3388), waarin het vrijwel gelijkklinkende merk Klarein werd gebruikt voor een vloeibaar schoonmaakmiddel, terwijl Claeryn een ginmerk was. De associatie met het schoonmaakmiddel kon afbreuk doen aan de aantrekkingskracht van het ginmerk.
Wanneer heb je een geldige reden voor het gebruik van een bekend merk?
Zoals aangekondigd, kan een gebruiker van een teken dat overeenstemt met een bekend merk zich onder omstandigheden ook beroepen op een ‘geldige reden’. Daarbij worden de belangen van de merkhouder afgewogen tegen die van de gebruiker. Een geldige reden kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer de gebruiker het teken al gebruikte voordat het merk bekend werd, of wanneer sprake is van gebruik in het kader van een parodie.
Een fictief, maar illustratief voorbeeld daarvan kan worden geschetst aan de hand van het lied Victoria’s Secret van de Amerikaanse zangeres Jax. Dat Jax vanwege de titel van haar liedje niet voor het voorprogramma van de Victoria’s Secret Fashion Show van afgelopen weekend werd uitgenodigd, is niet zo vreemd. In het lied bekritiseert zij namelijk het lingeriemerk. Zo zingt Jax onder meer: “I know Victoria’s Secret (…) She is an old man who lives in Ohio (…) Cashes in on body issues.”
Het gebruik van de merknaam in de titel zou (onder omstandigheden) op merkgebruik kunnen duiden. Ook zou kunnen worden betoogd dat het lied afbreuk doet aan de reputatie van Vicoria’s Secret. Daar staat tegenover dat Jax de merknaam gebruikt in een artistieke en kritische context. De vrijheid van meningsuiting en artistieke expressie zouden daarom een rol kunnen spelen bij de beoordeling of sprake is van een geldige reden.
Dat betekent niet dat artistiek gebruik of een parodie automatisch is toegestaan. Zoals bij iedere juridische kwesties geldt echter het adagium dat het afhangt van de omstandigheden van het concrete geval of het gebruik daadwerkelijk als een geldige reden kan worden aangemerkt.
Meer weten?
Neem dan gerust contact op met ons IE-team.
Neem contact op