Veel mensen denken bij het merk Wendy’s direct aan de fastfoodketen uit de Verenigde Staten, maar wist u dat Nederland al sinds 1988 een snackbar met de naam Wendy’s kent? Deze partijen zijn in een langdurige procedure verwikkeld geraakt over het gebruik van het merk Wendy’s. Op 2 november 2021 is in hoger beroep uitspraak gedaan door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Het geschil
De fastfoodketen Wendy’s is gevestigd in de Verenigde Staten en wil op enig moment uitbreiden naar Europa, waaronder naar de Benelux-landen. De Amerikaanse fastfoodketen wil voor deze uitbreiding graag het merk Wendy’s laten registreren in Europa, zodat zij een exclusief recht op dit merk kan krijgen.
De eigenaar van de snackbar in Goes is echter al houder van het Benelux-woordmerk Wendy’s voor: i) horecadiensten waaronder diensten van snackbars en ii) snackproducten. Op grond van dit merk komt hem een exclusief recht toe in de Benelux-landen.
De fastfoodketen besloot een procedure te starten tegen de snackbar in Goes om het merk vervallen te laten verklaren. De fastfoodketen beargumenteerde dat de snackbar in Goes het merk Wendy’s voor zowel de snackbar zelf als de snackproducten niet voldoende gebruikte om het in stand te houden (ook wel ‘normaal gebruik’ genoemd).
Normaal gebruik van een merk
Als een merk wordt ingeschreven, is het de bedoeling dat dit merk ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Het komt voor dat een merk wordt ingeschreven maar daarna niet, of niet meer voldoende, gebruikt wordt. In dergelijke gevallen bestaat de mogelijkheid om het merk uit het merkenregister te laten verwijderen. Er kan dan een beroep worden gedaan op het beginsel van (niet voldoende) ‘normaal gebruik’. Indien er geen sprake is van normaal gebruik, zal het merk uit het merkenregister verwijderd worden en wordt zodoende de weg vrijgemaakt voor anderen die het merk wel echt willen gaan gebruiken.
In de rechtspraak is beslist dat van normaal gebruik sprake is wanneer het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden.*
De rechtbank oordeelde in de Wendy’s-kwestie (in eerste aanleg) dat het merk door de snackbar normaal was gebruikt. Dit omdat het merk was aangebracht op de ramen en gevel van de snackbar, het merk was opgenomen in het logo en in het interieur van de snackbar, het merk op werkkleding was gedrukt en op verpakkingen van de meegegeven producten stond. Er was dus geen reden om het merk vervallen te laten verklaren.
Ten aanzien van het gebruik van het merk Wendy’s voor snackproducten oordeelde de rechtbank anders. De rechtbank oordeelde in het geval van de snackproducten dat er geen sprake was van normaal gebruik, omdat de snackproducten die bij de snackbar in Goes verkocht werden veelal niet onder de naam Wendy’s aan de consument verkocht werden.
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bevestigde in hoger beroep het oordeel van de rechtbank.
Conclusie
Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordeelde dat de snackbar in Goes het merk Wendy’s voor de snackbar zelf normaal gebruikte. Dit heeft tot gevolg dat de eigenaar van de snackbar houder blijft van het merk voor die dienst en daarom ook als enige het merk in de Benelux mag gebruiken voor de categorie horecadiensten. De Wendy’s uit de VS mag dus niet onder deze naam fastfoodwinkels openen in de Benelux.
Ten aanzien van het gebruik van het merk Wendy’s voor snackproducten oordeelde beide instanties dat er geen sprake was van normaal gebruik.
De uitspraak lezen?
De volledige uitspraak in hoger beroep is via deze link te lezen.
* Onder andere in HvJ EU 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax).
Foto: Jonas Forth/Flickr, CC-licentie.
Neem contact op