Het belang van afspraken over de IE-rechten bij het gezamenlijk starten van een onderneming

Zet je samen met een partner een nieuwe onderneming op om een product (of dienst) op de markt te brengen, let dan op de inbreng van de intellectuele eigendomsrechten! De auteursrechten (op bijvoorbeeld software of productvormgeving), de merken, modelrechten, octrooien, etc. komen namelijk niet automatisch toe aan de opgerichte onderneming. In een recente rechtszaak kwam de vraag aan de orde of de onderneming wel over de rechten kon beschikken.

Dagelijks worden nieuwe ondernemingen gestart die tot doel hebben om een nieuw product aan de man te brengen. Niet zelden is er een oprichter betrokken die het product heeft ontwikkeld (de ‘creatief’) en een oprichter die zich meer op de zakelijke kant van het bedrijf richt (de ‘commerciële’). Bij de oprichting worden allerlei afspraken gemaakt, maar afspraken over intellectuele eigendomsrechten op het product worden vaak onderbelicht.

De rechten komen niet automatisch toe aan de nieuwe onderneming. In de oprichtingsakte van een B.V. of het V.O.F.-contract worden vaak afspraken gemaakt over wat de oprichters inbrengen. Deze documenten bevatten meestal onvoldoende duidelijke bepalingen over de inbreng van intellectuele eigendomsrechten. Het maken van duidelijke afspraken is wel te adviseren.

Overdracht of licentie

Zo kunnen de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de nieuwe onderneming door de oprichter(s) die deze rechten in bezit heeft/hebben op het moment van oprichting. Voor de meeste intellectuele eigendomsrechten is een schriftelijk document vereist (een zogenaamde akte) waarin deze overdracht is omschreven. Een dergelijk document dient voldoende duidelijk te bepalen wat er wordt overgedragen. Denk bijvoorbeeld aan de auteursrechten op ontwikkelde software of productvormgeving, de octrooirechten met betrekking tot een uitvinding of eventueel geregistreerde merkrechten.

Ook kan ervoor worden gekozen dat de rechten niet worden ingebracht maar dat deze bij de oprichter(s) blijven. In dat geval krijgt de onderneming vaak de toestemming om deze rechten te gebruiken. Dit wordt ook wel een licentie genoemd.

Risico’s als niets wordt geregeld

Als de inbreng juridisch niet goed wordt geregeld, loopt de onderneming het risico dat deze letterlijk met lege handen staat. Stel dat de onderneming een andere partij op de markt tegenkomt die een inbreukmakend product op de markt brengt, dan kan de onderneming in principe niet optreden als deze de rechten niet bezit. Ook kan het gebeuren dat een onderneming verkocht wordt en dat er bij de verkoop blijkt (tijdens een zogenaamd due dilligence-onderzoek) dat de onderneming niet de eigenaar is van de rechten op het product dat ze verhandelt. Dat kan behoorlijk van invloed zijn op de waarde van de onderneming. Of stel dat de samenwerking tussen de oprichters stuk loopt, wie mag dan beschikken over de rechten?

Deze risico’s kunnen worden vermeden door duidelijke afspraken te maken. Dat kan in de vorm van een overeenkomst waarbij de rechten worden overgedragen aan de opgerichte onderneming, of door een duidelijk licentieovereenkomst te sluiten met de oprichter(s) die de rechten bezit(ten).

Recente rechtszaak

Vorige week werd er een eerste vonnis gewezen in een zaak waarbij de rechter niet overtuigd was dat de onderneming die rechten op een softwareproduct pretendeerde, daar ook daadwerkelijk over beschikte. Het ging om software voor kassasystemen.

Een IT-onderneming (Cerme ICT B.V.) stelde de rechten te hebben gekocht van een V.O.F. In een overeenkomst tussen de betreffende onderneming en de V.O.F. was bepaald dat auteursrechten op de software werden overgedragen aan Cerme. In de procedure kwam echter de vraag aan de orde of de V.O.F. de rechten ooit daadwerkelijk had verkregen van de oorspronkelijke ontwikkelaar (in het vonnis aangeduid met: “A.”). Als A. de rechten niet heeft overgedragen aan de V.O.F. kan de V.O.F. de rechten immers nooit hebben overgedragen aan Cerme. Gesteld werd door Cerme dat A. de rechten bij oprichting van de V.O.F. had ingebracht en dat deze daarna zijn overgedragen door de V.O.F. aan A.

De rechter oordeelt dat niet is komen vast te staan de rechten door A zijn ingebracht in de V.O.F.

“Daarbij valt erop te wijzen dat voor het bestaan van een vennootschap onder firma weliswaar is vereist dat de vennoten iets inbrengen, maar deze inbreng behoeft niet per definitie goederen (zaken of vermogensrechten) te betreffen en, als de inbreng een goed betreft, behoeft die inbreng ook niet de volle gerechtigdheid op dat goed te betreffen.”

Cerme wordt door de rechtbank wel in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat er een akte is getekend waaruit blijkt dat de rechten zijn ingebracht. Als Cerme daar niet in slaagt, dan heeft de V.O.F. de rechten ook nooit aan Cerme kunnen overdragen en staat zij dus met lege handen.

De procedure gaat verder en we zullen de uitkomst daarvan in de gaten houden.

Vragen voor onze advocaten intellectueel eigendom?

Heeft u vragen over intellectueel eigendom en de inbreng in een onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaten intellectueel eigendom via ie@clairfort.nl.