Disney vs Disni – Disney geen bekend merk? Let op het bewijs!

Disney Enterprises, Inc. trok onlangs ten strijde tegen de aanvraag van het merk Disni. Gelopen race, zou u denken. Toch werd het verzoek van Disney gedeeltelijk afgewezen. Volgens het merkenbureau kon namelijk niet worden aangenomen dat Disney een bekend merk is. Hoe kon dat gebeuren?

Oppositie tegen Disni

In april 2015 vroeg een Spaanse partij het merk aan dat hiernaast is afgebeeld. Disney stelde oppositie in bij het Europese merkenbureau (EUIPO) en verzocht om het merk niet in te schrijven. Daarbij beriep Disney zich op twee gronden: (1) het merk stemt verwarringwekkend overeen met haar oudere merken en (2) het merk van Disney is bekend onder het publiek en heeft een ruimere beschermingsomvang.

Grond 1: gevaar voor verwarring

Disney beschikt onder meer over de merken DISNEY en DISNEY STUDIOS. Volgens het EUIPO lijkt Disni verwarringwekkend veel op deze merken van Disney. De merken worden in het Engels hetzelfde uitgesproken en de beide namen zien er geschreven ook ongeveer hetzelfde uit, vooral omdat de eerste letters hetzelfde zijn.

Een merk wordt altijd aangevraagd voor bepaalde producten en diensten. Op basis van de eerste grond kan alleen opgetreden worden tegen dezelfde of soortgelijke producten en diensten. Hoewel de merken van Disney een flinke lijst aan producten en diensten bevatten, vertoonde de merkaanvraag voor DISNI slechts gedeeltelijk een overlap. Van die producten en diensten oordeelde het EUIPO dat ze niet ingeschreven konden worden omdat er sprake was van verwarringsgevaar.

Grond 2: bekendheid van het merk: bewijs!

Als een merk een grote bekendheid geniet, dan kan het ook optreden tegen producten en diensten die niet soortgelijk zijn. Disney stelde dat haar merk zeer bekend is en riep deze grond eveneens in tegen de merkaanvraag voor DISNI.

Maar, oordeelt het EUIPO, dan moet wel uit het overgelegde bewijs blijken dat er sprake is van een dergelijke bekendheid. Uit de stukken van Disney blijkt niet waar, wanneer en in welke omvang het merk is gebruikt. Ook wordt met het bewijs niet aangetoond dat het publiek bekend is met het merk van Disney. Het EUIPO kan de zaak niet afdoen op basis van haar eigen kennis van het merk en is ook niet gerechtigd daar zelf onderzoek naar te doen. Dus moet het tot de conclusie komen dat niet aan de voorwaarden voor de tweede grond is voldaan.

Daarom kon Disney niet optreden tegen de inschrijving van het merk voor onder meer toiletpapier, papieren servetten en keukenpapier.

Voordat u naar de winkel rent voor Disni servetten: de kans is groot dat ze in Californië aan het werk worden gezet om alsnog bewijs te verzamelen van de bekendheid van Disney en er verdere acties volgen. Deze uitspraak laat wel zien dat het zelfs voor een grote speler als Disney erg belangrijk is om bewijs te bewaren over het gebruik van het merk.