Voor velen geldt dat je beroep niet slechts iets is dat je uitoefent op de werkvloer, maar dat je ook achtervolgt in de privé-uren. Voor mij als jurist betekent dit dat mijn hoofd het simpelweg niet kan weerstaan om bij alledaagse gebeurtenissen continu juridische vragen en plausibele antwoorden daarop te formuleren; ‘Wie zou er bij die bijna aanrijding aansprakelijk zijn geweest voor de schade van de ander?’ ‘Als je dit met díe persoon afspreekt, dan zou ik dat zéker zwart op wit stellen!’ En mijn persoonlijke favoriet als IE-specialist; ‘is dit IE-inbreuk?’ Ook in de supermarkt achtervolgt het recht mij. Onlangs zag ik daar een vertrouwde klassieker liggen: (S)Trekdrop, het oer-Hollandse uitrekbare dropje dat Haribo jarenlang verkocht. Trekdrop verdween in 2020 na een productiestop. Maar nu is de drop verkrijgbaar onder een vrijwel gelijke naam: ‘Strekdrop’. Als IE-specialist kwam direct die vraag weer op: Mag dat zomaar? Haribo is namelijk sinds 1987 merkhouder van het merk Trekdrop en Strekdrop lijkt daar natuurlijk wel heel sterk op.
(S)Trekdrop merkregistraties
Kort onderzoek in het merkenregister van het BOIP leidde mij tot de conclusie dat Haribo momenteel inderdaad nog merkhouder is van ‘Trekdrop’. Met betrekking tot dit merk is een doorhalingsprocerdure gestart. In een dergelijke procedure wordt getracht een bestaande merkinschrijving door te laten halen. Tegelijkertijd is ook een tweede merkregistratie voor ‘Trekdrop’ te vinden van snoepgoedproducent Felko, waarvan de status van de merkaanvraag momenteel op ‘voorlopig geweigerd’ staat. Felco beschikt verder over een merkregistratie voor het vergelijkbare merk ‘Strekdrop’.
Wie onze blog over merkinbreuk gelezen heeft, weet dat het bestaan van merken die zo gelijkend zijn en voor dezelfde productsoorten gebruikt worden, vraagt om juridisch conflict. Met een geldig merk verkrijgt de merkhouder namelijk in beginsel een exclusief recht op het gebruik ervan (voor dezelfde of vergelijkbare waren of diensten). De informatie uit het BOIP-register doet de indruk wekken dat van een dergelijk conflict tussen de snoepgoedproducten momenteel al sprake is. Het is echter maar de vraag of de winnende snoepgoedproducent daadwerkelijk over een geldig merk zal beschikken. (S)Trekdrop is namelijk wel een heel beschrijvende term. Ook kan men zich afvragen of de term Trekdrop zijn onderscheidend vermogen niet is verloren door verwording tot soortnaam. Ik zet deze juridische vraagstukken kort uiteen.
Geen normaal gebruik?
Gezien de periode waarin Haribo inmiddels geen gebruik heeft gemaakt van haar Trekdrop-merk zou het goed kunnen dat Felko de doorhalingprocedure tegen Haribo’s registratie is gestart, omdat Haribo het naar haar idee al te lang niet ‘normaal gebruikt’. Het normaal gebruik van het merk is de gebruiksplicht die daaraan is verbonden, omdat een merk aan de merkhouder, zoals gezegd, het alleenrecht op het gebruik ervan verstrekt. Dit monopolie is slechts te rechtvaardigen als de merkhouder het merk daadwerkelijk voor zijn producten of diensten gebruikt. Als een merkhouder dit niet doet gedurende een periode van 5 jaar, is dit een reden voor doorhaling. De doorhaling kan onder meer worden gevraag door partijen die het merk graag zouden gebruiken. Dit zou ook de tweede inschrijving van Trekdrop, door Felko verklaren.
Beschrijvende tekens en verwording tot soortnaam
Een merk is een teken, zoals een woord, dat bedoeld is om onderscheid te maken tussen de producten of diensten van verschillende ondernemingen. Dit onderscheidende vermogen is dan ook één van de vereisten voor de geldigheid van een merk (artikel 2.1 lid 1 sub a BVIE en 4 lid 1 sub a UMVO). In het verlengde hiervan bepaalt de wet dat woorden die beschrijvend zijn voor het product of de dienst waarvoor ze gebruikt worden, geen merkbescherming genieten (artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE en artikel 7 lid 1 sub c UMVO). Beschrijvende merken missen immers onderscheidend vermogen. Er kan worden gedacht aan woorden die de soort, eigenschappen of kenmerken van een product beschrijven. Nietig zou bijvoorbeeld het merk ‘banaan’ voor bananen zijn. Ook de termen stroopwafel en kaneelstokje zijn te beschrijvend om exclusief te monopoliseren voor koek of snoepgoed. Het idee achter de nietigheidsgrond van beschrijvende termen is dat het concurrenten vrij moet blijven om ook deze beschrijvende woorden te gebruiken.
Een merk kan ook onderscheidend vermogen verliezen terwijl deze in eerste instantie daar wel over beschikte. Dit doet zich voor bij wat in juridische termen wordt aangeduid als ‘verwording tot soortnaam’. Dit wijst op de situatie waarin een merk zo massaal door het publiek als soortnaam wordt gebruikt, dat het niet langer onderscheidend is voor het product waarvoor het als merk gebruikt wordt (artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE en artikel 7 lid 1 sub b UMVO). Een bekend voorbeeld hierbij is het merk Luxaflex dat in de volksmond regelmatig gebruikt wordt waar de soortnamen jaloezieën of lamellen bedoeld worden. Een ander voorbeeld is het merk Vaseline voor petroleum jelly.
(S)Trekdrop: beschrijvend of soortnaam?
Als we het merk Trekdrop analyseren, springt iets meteen in het oog. Het snoepje staat bekend om zijn uitrekbare structuur en dat is precies wat het woord ‘trek’ beschrijft. Het tweede deel, ‘drop’, verwijst simpelweg naar de productsoort. Samen vormt het dus een aanduiding voor: een dropje dat je kunt uitrekken of strekken. Kortom: Trekdrop is in hoge mate beschrijvend. Er zou dus kunnen worden gesteld dat het onderscheidend vermogen (te) beperkt is om als geldig merk te fungeren. Dezelfde redenatie en (hypothetische) conclusie geldt voor de term Strekdrop.
Ook is goed denkbaar dat Trekdrop door de leeftijd en de bekendheid die het snoepje heeft is verworden tot soortnaam voor het dropje. Dit wordt versterkt door het beschrijvende karakter van de term.
Alleen als Haribo zou kunnen aantonen dat Trekdrop in de loop der jaren inburgert is geraakt, dat wil zeggen: dat consumenten het woord zijn gaan zien als een aanduiding van de herkomst, los van de beschrijvende betekenis, kan er alsnog sprake zijn van bescherming. Maar dat is een hoge drempel en zou mogelijk met marktonderzoek en bewijsmateriaal kunnen worden onderbouwd.
Inbreuk door Strekdrop?
Zoals in de inleiding opgemerkt omvat het merkrecht het exclusieve recht op het gebruik ervan door de merkhouder. De merkhouder kan derden dan ook verbieden het merk of een vergelijkbaar teken te gebruiken dezelfde waren of diensten indien er sprake is van verwarringsgevaar (artikel 2.20 BVIE en artikel 9 UMVO). Natuurlijk lijkt Strekdrop auditief, visueel en begripsmatig sterk op Trekdrop. Als Trekdrop een geldig merk is, dan lijkt het aannemelijk dat Strekdrop het onderspit zal delven..
Les voor ondernemers: pas op met beschrijvende merken
Het voorbeeld van Trekdrop en Strekdrop laat zien hoe belangrijk de keuze van een merknaam is. Beschrijvende namen zijn verleidelijk: ze vertellen direct wat je product is of kan, maar hebben geen of een beperkte bescherming. Een merk dat voldoende onderscheidend is, geeft een veel sterkere juridische waarde.
Conclusie De terugkeer van de (S)Trekdrop roept nostalgische gevoelens op, maar ook interessante merkenrechtelijke vragen. De vraag of Trekdrop werkelijk beschermd is en welk van de snoepgoedproducenten aan het langste drop-eind zal trekken en het merk mag blijven gebruiken zal wellicht in een gerechtelijke procedure blijken. Meer weten over de bescherming van je merk? Neem dan gerust contact op met ons IE-team.
Neem contact op