In ondernemersland zijn talloze nachtmerries denkbaar. Denk aan cashflowproblemen, personeelsissues of moordende concurrentie. Maar er is nóg een grote nachtmerrie waar ondernemers minder vaak bij stilstaan: wat als een ander ineens met jouw merk of product aan de haal gaat? Welke stappen kun je dan zetten? In deze blog geven we je een overzicht van de belangrijkste (juridische) maatregelen die je kunt nemen als er inbreuk wordt gemaakt.
Inbreuk op je merk
Om te beginnen: er is – kort gezegd – sprake van merkinbreuk als iemand hetzelfde merk, of een merk dat daar verwarringwekkend op lijkt, gebruikt voor zijn eigen producten of diensten. Ook kan jouw merk in een context worden gebruikt waarin je dat liever niet hebt, bijvoorbeeld door een bedrijf of bekend persoon waarmee je liever niet geassocieerd wordt.
Maatregelen bij merkinbreuk
Afhankelijk van de fase waarin je de inbreuk op jouw merk vaststelt liggen verschillende maatregelen voor de hand.
Een sommatiebrief is een logische eerste stap. Als er niet of niet voldoende gehoor wordt gegeven, dan kan het starten van een procedure een tweede stap zijn. In de meeste gevallen wordt er wel gereageerd en regelmatig kan een regeling worden getroffen zonder dat er een rechter aan te pas komt.
Sommatie en schikken. In een sommatiebrief wordt de inbreukmaker gesommeerd het gebruik van het merk te staken (en gestaakt te houden) en in veel gevallen om een schadevergoeding te voldoen. Je biedt de inbreukmaker met een sommatiebrief de laatste mogelijkheid om de kwestie buiten de rechter op te lossen. Als de wederpartij aan de voorwaarden uit de brief voldoet, kan er een schikking worden getroffen. Onderdeel van zo’n schikking bij inbreuken is vaak ook het tekenen van een zogenaamde onthoudingsverklaring. Daarmee leg je vast dat toekomstige inbreuk direct kan worden bestraft met een boete.
Dagvaarden en procederen. Lukt het niet om er onderling uit te komen, dan kan natuurlijk ook over de inbreuk geprocedeerd worden. Je kunt de rechter vragen om het gebruik van het merk te verbieden (op straffe van een dwangsom), om schadevergoeding toe te kennen en om de inbreukmaker de advocaat- en proceskosten te laten betalen.
Merkregistratie aanpakken
Mocht het nu zo zijn dat een andere partij hetzelfde of een gelijkend merk heeft geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten, dan kan daar actie tegen worden ondernomen. In eerste instantie liggen de oppositieprocedure of de doorhalingsprocedure voor de hand. Als het merk van de andere partij onder voorwaarden naast jouw merk zou kunnen bestaan, dan kan ook gedacht worden aan zogenaamde co-existentie.
Oppositieprocedure. Als gezegd kun je allereerst in actie komen zodra een ander probeert een merk in te schrijven dat te veel lijkt op jouw merk. Bij het desbetreffende merkenbureau, bijvoorbeeld het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) of het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) kun je dan zogenoemde oppositie instellen. Dat is in feite een soort bezwaarprocedure waarin je aangeeft waarom het merk niet geregistreerd zou moeten worden. Als de procedure succesvol is voorkom je dat het merk überhaupt geregistreerd wordt. Een oppositieprocedure moet dan ook snel worden opgestart nadat de ander het merk heeft aangevraagd (afhankelijk van het merkenbureau kan dat 2 of 3 maanden zijn).
Nietig verklaring en doorhalingsprocedure. Is het inbreukmakende merk al ingeschreven? Dan is een volgende mogelijkheid het starten van een doorhalings- of nietigheidsprocedure bij het desbetreffende merkenbureau of bij de rechter. Het merk wordt dan nietig verklaard en met terugwerkende kracht uit het merkenregister verwijderd als de procedure succesvol is.
Merken naast elkaar te laten bestaan: co-existentie. Soms is een middenweg mogelijk; partijen spreken af dat beiden het merk blijven gebruiken, maar onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat partijen het merk in verschillende markten of regio’s gebruiken. Dit heet co-existentie. Het is verstandig dat de afspraken zwart-op-wit worden vastgelegd.
Inbreuk op je product
Niet alleen merken, maar ook producten kunnen worden nagemaakt. Denk aan een concurrent die jouw productontwerp, verpakking of zelfs technische vinding bijna een-op-een kopieert, of een gelijkend product op de markt brengt. In zulke gevallen spelen vooral modelrechten, auteursrechten of – bij uitvindingen – octrooirechten een rol. Daarnaast bestaat in Nederland het leerstuk van slaafse nabootsing: wanneer een product wordt nagemaakt en er verwarring ontstaat bij klanten, zonder dat daar een goede reden voor is.
Maatregelen bij productinbreuk
Sommatie en schikken. Ook bij productinbreuk is vaak het sturen van een sommatiebrief de eerste logische stap. Een schikking kan volgen. Een schikking zal bij productinbreuk vaak inhouden dat de inbreukmaker stopt met het verhandelen van het product of het product aanpast. Ook een schadevergoeding en een onthoudingsverklaring zijn hier vaak aan de orde. In de praktijk wordt soms afgesproken dat bestaande voorraden nog mogen worden verkocht, of dat de voorraden moeten worden vernietigd.
Procederen. Als een schikking uitblijft, kun je naar de rechter stappen. De rechter kan dan onder meer een verbod opleggen, schadevergoeding toekennen en bepalen dat de inbreukmaker jouw advocaat- en proceskosten moet vergoeden.
Beslaglegging. Soms wordt ervoor gekozen om beslag te leggen op inbreukmakende producten. Het gevolg is dat de producten niet verkocht mogen worden. Om beslag te mogen leggen zal eerst toestemming gevraagd moeten worden aan de rechter. Zodra het beslag is gelegd moet er een gerechtelijke procedure volgen waarin wordt vastgesteld dat er inderdaad sprake is van inbreuk.
Vragen over hoe je een inbreuk op je merk of product aanpakt?
Inbreuk op je merk of product is ingrijpend en kan direct schade toebrengen aan je onderneming. Gelukkig zijn er verschillende manieren om hiertegen op te treden – van onderhandelen en schikken tot procederen. Welke route het beste past, hangt af van de situatie. Meer weten? Neem dan gerust contact op met ons IE-team.
Neem contact op