Merkgebruik na afloop van een distributieovereenkomst (inclusief tips)

Een distributeur mag in de regel gebruik maken van de merken van zijn distributiegever. Maar wat als de distributierelatie eindigt? Moet de distributeur dan direct stoppen met dat merkgebruik of niet? Daarover gaan de twee procedures die het Amerikaanse Igloo Products Corp (IPC) aanhangig maakte bij de rechtbank Den Haag. De rechtbank deed onlangs uitspraak in één van die procedures. Waar ging het geschil over? En wat kunnen distributiegevers doen om geschillen over hun merkrechten zo veel mogelijk te voorkomen?

De achtergrond van het geschil

IPC verkoopt onder het merk IGLOO koelproducten, zoals koelboxen. In 2006 sloot zij mondeling een distributieovereenkomst met een Nederlandse onderneming die in het vonnis met ‘Coolers’ wordt aangeduid. Coolers kreeg toestemming van IPC om zich te presenteren als officiële distributeur. Daarnaast voerde Coolers met medeweten van IPC de handelsnamen ‘Igloocoolers’ en ‘Igloo Coolers Europe’, gebruikte zij verschillende domeinnamen met daarin IGLOO en gebruikte zij het merk veelvuldig op social media.

In maart 2023 heeft IPC de distributieovereenkomst opgezegd met een opzegtermijn van 7 maanden en in oktober 2023 stuurde IPC een brief waarin zij de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbond. Volgens IPC is de overeenkomst inmiddels dus geëindigd en moet Coolers direct stoppen met het intensieve gebruik van de IGLOO-merken.

Coolers betwist dit alles en stelt dat IPC een veel te korte opzegtermijn heeft gehanteerd. Daarom is de overeenkomst nog niet geëindigd en kan van inbreuk op de merkrechten van IPC nog geen sprake zijn. Bovendien stelt Coolers dat zij ook na de beëindiging van de distributieovereenkomst (intensief) gebruik mag blijven maken van de IGLOO-merken, zolang zij nog IGLOO-producten verkoopt uit de voorraad die ze bij IPC heeft ingekocht.

Uitspraak in het kort geding over het merkgebruik

Tussen partijen loopt al een bodemprocedure, onder andere over de vraag of de distributieovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Daarnaast startte IPC een kort geding, om te bewerkstelligen dat het intensieve merkgebruik door Coolers direct stopte. Daarin heeft de voorzieningenrechter nu een uitspraak gedaan.

De voorzieningenrechter stelt vast dat er pas sprake kan zijn van inbreuk door Coolers op het moment dat de distributieovereenkomst is geëindigd, maar dat partijen daar in het kort geding geen debat over hebben gevoerd. Omdat de voorzieningenrechter dus niet kan vaststellen of de distributieovereenkomst is geëindigd, kan evenmin worden vastgesteld of er sprake is van inbreuk op de IGLOO-merken. De voorzieningenrechter ziet dus geen aanleiding om – vooruitlopend op de al aanhangige bodemprocedure – nu al een verbod op te leggen aan Coolers en wijst alle vorderingen van IPC af. Het wachten is dus op de uitspraak in de bodemprocedure. Die zou eind dit jaar moeten volgen.

Tips voor het opstellen van een distributieovereenkomst

Merkgebruik na afloop van een distributieovereenkomst. Hoe kan een distributiegever zoals IPC zo veel mogelijk voorkomen dat er discussie ontstaat over merkgebruik na afloop van de relatie? Door daar met de distributeur heldere afspraken over te maken. Zo zouden onder meer de volgende bepalingen opgenomen kunnen worden in de distributieovereenkomst:

• Duidelijke opzegtermijn: in de overeenkomst kan worden bepaald welke opzegtermijn partijen in acht moeten nemen bij het beëindigen van de overeenkomst. Als de distributeur in grote mate afhankelijk is van de distributiegever (zoals Coolers, die stelde dat 90% van haar omzet bestond uit IGLOO-producten), dan doet hij er goed aan om een wat langere opzegtermijn af te spreken.
• Afspraken over registraties: in de overeenkomst kan worden bepaald of de distributeur zelf merken, domeinnamen, social media accounts, AdWords etc. mag registreren met daarin het merk of dat hij gebruik moet maken van bijvoorbeeld merken en domeinnamen die op naam van de distributiegever zijn aangevraagd. In alle gevallen is het goed om te bepalen dat de distributeur na afloop van de overeenkomst mee moet werken met het overdragen van eventuele registraties c.q. het verstrekken van de (inlog)codes aan de distributiegever.
• Afspraken over merkgebruik: als de distributeur het merk in zijn handelsnaam mag voeren, kan worden bepaald dat hij zijn statutaire naam en handelsnaam moet aanpassen na beëindiging van de overeenkomst. Ook kan worden bepaald dat de distributeur zich na een bepaalde periode geen distributeur meer mag noemen en alle aanduidingen moet verwijderen waar die indruk nog mee kan worden gewekt.
• Afspraken over restvoorraad: in deze procedure had Coolers begin 2024 nog negen à tien zeecontainers voorraad van IGLOO-producten en tijdens de zitting nog ongeveer vier. Het uitverkopen van die producten kan dus nog even duren. Coolers moet daarbij kunnen vermelden om welke producten het gaat, want dergelijk ‘refererend merkgebruik’ is (onder voorwaarden waar wij een heel blog over kunnen schrijven) toegestaan. Er kan echter worden bepaald dat de distributiegever het recht heeft om de voorraad terug te kopen. Bij voorkeur wordt dan gelijk vastgelegd wat daar voor moet worden betaald: de marktwaarde of de verkoopprijs die door de distributiegever werd gerekend?

Tot slot

Meer weten over merkgebruik door een (ex-)distributeur of hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een distributieovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en commerciële contracten helpen u graag verder.