Merkinbreuk op LEGO: waarom de onderneming Betonblock niet mocht adverteren met ‘betonnen Lego-blokken’

Merkinbreuk op LEGO: waarom de onderneming Betonblock niet mocht adverteren met ‘betonnen Lego-blokken’. De rechtbank Den Haag deed op 25 april jongstleden uitspraak in een kort geding tussen speelgoedgigant LEGO en het bedrijf Betonblock. LEGO, wereldwijd bekend om haar speelgoedbouwsteentjes, was van mening dat Betonblock inbreuk maakte op haar merkrechten door veelvuldig gebruik van de naam ‘LEGO’ op haar website, waarop zij mallen voor betonblokken aanbiedt. 

Merkinbreuk op LEGO

Jaren geleden probeerde LEGO de vorm van haar blokjes merkenrechtelijk beschermd te krijgen. Ze trachtte de blokjes als een vormmerk te registreren. Hierbij wordt de vorm van een object als merk geregistreerd, omdat deze zodanig kenmerkend is dat die direct herkenbaar is als afkomstig van een bepaalde onderneming. Oftewel: bij het zien van een legoblokje denkt de doorsnee consument aan het bedrijf LEGO.

Helaas voor LEGO werd deze merkregistratie uiteindelijk ongeldig geacht, omdat de vorm van het legoblokje volledig ‘technisch bepaald’ was. Alle belangrijke kenmerken van het blokje zijn namelijk ontworpen om de technische functie ervan mogelijk te maken, namelijk het gemakkelijk verbinden en losmaken van de blokjes. In het merkenrecht geldt de uitzondering dat dergelijke volledig technisch bepaalde vormen (en andere tekens) niet beschermd worden.

Maar naast vormen kunnen ook andere tekens, zoals woorden, merkenrechtelijk beschermd worden, zolang zij onderscheidend vermogen hebben. Daarmee behaalde LEGO meer registratie-succes. Zo is LEGO succesvol rechthebbende geworden van verschillende ‘LEGO’-woordmerken. Zoals voor alle merken geldt, wordt door het registreren van een geldig merk een exclusief recht op het gebruik ervan verkregen. Op deze manier heeft LEGO het uitsluitend recht op het gebruik van het woord ‘LEGO’ voor producten of diensten waarvoor zij de merken heeft geregistreerd. Toen LEGO bekend werd met het veelvuldig gebruik van het woord ‘LEGO’ op de website van Betonblock, startte zij tegen Betonblock een procedure.

Waarom de onderneming Betonblock niet mocht adverteren met ‘betonnen Lego-blokken’

Wat was er aan de hand?

Betonblock maakte voor haar onderneming op grote schaal gebruik van de term ‘LEGO’. Zij noemde zichzelf gedurende lange tijd ‘Legobeton B.V.’. Deze naam gebruikte zij voor haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel (statutaire naam), alsook voor het aanduiden van haar onderneming bij haar dagelijkse activiteiten (handelsnaam). Deze naam heeft zij vlak voor de procedure veranderd. Waar zij echter niet mee stopte, was het gebruik van de term voor het promoten van haar producten en werkzaamheden.

Betonblock produceert en verkoopt stalen mallen waarmee grote betonnen blokken kunnen worden gegoten die qua uiterlijk doen denken aan LEGO-stenen. Op de website werd ook veelvuldig gebruikgemaakt van het woord ‘LEGO’ in combinatie met betonproducten, zoals ‘betonnen legoblokken’ – zelfs in URL’s en kopteksten.

LEGO stelde dat hierdoor inbreuk werd gemaakt op haar bekende ‘LEGO’-woordmerk. Specifiek deed LEGO een beroep op artikel 2.20, lid 2, sub c en d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Deze regels bepalen, samengevat, dat iemand anders dan de rechthebbende geen gebruik mag maken van een merk als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit – of afbreuk wordt gedaan aan – het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (waarbij sub c alleen door rechthebbenden van bekende merken kan worden ingeroepen). Het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen wordt ‘verwatering’ genoemd. Daarbij vermindert de identiteit van een merk en verandert het gedrag van het publiek. Consumenten kopen bijvoorbeeld minder. Bij het maken van ongerechtvaardigd voordeel draait het om het behalen van profijt. Hierbij wordt gesproken over ‘meeliften’ of ‘free-riding’.

Oordeel van de rechter: wat kan wel en wat kan niet?

De voorzieningenrechter oordeelde dat er geen sprake was van verwatering van het onderscheidend vermogen of van reputatieschade, omdat het publiek van Betonblock wezenlijk anders is dan dat van LEGO. Bouwbedrijven en consumenten/ouders vormen een wezenlijk ander publiek.

Wel oordeelde de rechter dat Betonblock ongerechtvaardigd voordeel haalde uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van LEGO – zogeheten ‘free-riding’. Dit bleek onder meer uit het feit dat Betonblock ter zitting verklaarde dat het gebruik van de term ‘LEGO’ op haar website bedoeld was om zo hoog mogelijk in de zoekresultaten van internetzoekmachines te verschijnen. Ook verklaarde Betonblock dat in 2014 13,4% van het websiteverkeer via zoektermen met ‘LEGO’ binnenkwam op haar website. Dit was goed was voor een geschatte omzet van € 429.000,-.

Betonblock verweerde zich door te stellen dat zij de term met een geldige reden gebruikte, omdat de term zou dienen om de kenmerken van de betonblokken aan te duiden. Dit verweer ging volgens de rechter niet op. Weliswaar staat het derden vrij om een merk te gebruiken om eigenschappen van een product te beschrijven (beschrijvend gebruik in de zin van onder andere artikel 2.23, lid 1, onder b BVIE), maar dit moet terughoudend en functioneel (beschrijvend) zijn. Door de frequentie waarmee Betonblock de term op haar website gebruikte, kon haar gebruik niet onder deze uitzondering worden geschaard.

Ook het verweer van Betonblock dat de frequentie van het gebruik nodig was voor haar vindbaarheid op internet, hield geen stand. Volgens de rechter heeft Betonblock andere mogelijkheden om de vindbaarheid via internet te vergroten, bijvoorbeeld door de term te gebruiken als Adword. In de rechtspraak is namelijk bepaald dat gebruik als Adword geen inbreuk oplevert, zolang de advertentie voor de internetgebruiker duidelijk maakt dat er geen economische band bestaat tussen de adverteerder en de merkhouder.

Meer info?

Deze uitspraak benadrukt dat zelfs in totaal verschillende markten – speelgoed versus bouwmaterialen – merkinbreuk kan ontstaan als er te veel wordt meegelift op de reputatie van een bekend merk. Ondernemers die gebruikmaken van verwijzingen naar bekende merken, moeten kritisch kijken of dit binnen de perken blijft van ‘eerlijk gebruik’.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met ons IE-team.